Dopo aver illustrato la funzione del marchio, proviamo a delineare i contorni della problematica relativa al rischio di confusione tra i marchi per approfondire la nostra conoscenza nell’ambito dei diritti di proprietà industriale e fornire un ausilio nell’individuazione delle numerose insidie che inducono in errore i consumatori e che, di conseguenza, ledono i produttori e le aziende.

Secondo costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro.

Tale rischio di confusione deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, e, in particolare, la notorietà del marchio d’impresa sul mercato, il pubblico rilevante relativo ai prodotti e servizi contraddistinti dal marchio,  l’associazione che può essere fatta dal pubblico tra i due marchi e quindi la percezione dei marchi operata dal consumatore di quel tipo di prodotto o servizio e il grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi designati.

E’ evidente che l’approfondimento di ogni singolo fattore comporta un discorso ampio e articolato. Tuttavia, facciamo un cenno all’ultimo dei fattori suindicati, che costituisce sicuramente la prima valutazione d’impatto che si fa quando si confrontano due marchi, ovvero la somiglianza tra essi.

Pertanto, in tal caso, l’analisi comporterà, in primo luogo, un confronto dal punto di vista visivo/grafico, fonetico e concettuale.

Per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi, dopo aver analizzato ciascuno di questi aspetti, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, tuttavia, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi stessi nonché, eventualmente, sulla rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio.

Pertanto, nel caso di marchi simili, l’esito di ciascuna delle valutazioni suindicate deve portare alla conclusione che esiste il ragionevole rischio che la somiglianza tra i marchi a raffronto determini un risultato grafico e fonetico d’insieme riconducibile allo stesso tipo di messaggio così come può percepirlo il pubblico dei consumatori e che essi siano portati a credere che la leggera differenza tra i segni rifletta una variazione della stessa linea dei prodotti o dipenda da considerazioni di marketing o di carattere stilistico, e non che tale differenza indichi un’origine commerciale diversa.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che stiamo parlando di un’operazione complessa, posto che, come si è avuto modo di spiegare, l’accertamento  della confondibilità  tra i segni va fatto caso per caso, tenendo presente differenti aspetti e valutando se, in un esame ponderato di tutti i fattori pertinenti, il peso rispettivo da attribuire a tali fattori sia idoneo a originare un rischio di confusione.

Avv. Maria Farinola

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Avvocato Maria Farinola

Consulenza tecnico-legale per deposito e tutela marchio

Via San Francesco d’Assisi, 57 – Molfetta (BA)

080.3385964 / maria.farinola@gmail.com

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Il tema che desideriamo affrontare nel presente post riguarda la distinzione tra i simboli ® e ™, che spesso capita di vedere apposti accanto ai marchi.

ll simbolo ® (registered trademark) è utilizzato per marchi registrati, mentre il simbolo TM (trademark) caratterizza un marchio per il quale è pendente la domanda di registrazione.

Dal punto di vista giuridico, in Italia non vi è l’obbligo di utilizzare tali indicazioni per contraddistinguere marchi depositati o registrati e l’apposizione di tali simboli non garantisce una protezione ulteriore. Essi, piuttosto, sono utilizzati per rendere noto ai terzi che esistono dei diritti di privativa sul marchio, al fine di evitare eventuali contraffazioni.

E’ importante sapere che non si possono apporre i suddetti simboli quando essi siano mendaci. In tal caso, è prevista una sanzione amministrativa per chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

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L’esame dei requisiti che un marchio deve possedere per poter essere validamente registrato, svolta nel precedente articolo, ci consente di approfondire la distinzione tra marchi forti e marchi deboli, che si basa sul minore o maggior grado di capacità distintiva degli stessi.

I marchi forti sono quei segni dotati di una elevata capacità distintiva e sono costituiti da segni, immagini, colori, suoni di fantasia o termini che non hanno alcuna attinenza con il prodotto o servizio contraddistinto dal marchio.

Ad esempio, il marchio Diesel per abbigliamento o Caffè Noir per calzature sono considerati marchi forti in quanto non hanno alcuna aderenza concettuale con i prodotti contrassegnati. Oppure pensate al logo della Apple, una mela utilizzata per contraddistinguere prodotti elettronici ed informatici. E’ evidente come negli esempi sopracitati si tratta di nomi di spiccata originalità e fantasia che, in quanto tali, hanno un forte impatto nella percezione del consumatore.

Il marchio Diesel, un esempio di marchio forte

Se, invece, tra il segno scelto e il prodotto o servizio contraddistinto vi è un nesso semantico o concettuale che si esplichi in una descrizione della qualità o della natura del prodotto e che quindi evochi il prodotto stesso, allora ci troviamo di fronte ad un marchio debole.

Si pensi al marchio Benagol per prodotti per la salute della gola oppure al marchio Divani & Divani  per divani.

Divani & Divani, un esempio di marchio debole

Tale qualificazione del segno distintivo, forte o debole, non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela. Per il marchio forte, ai fini della valutazione della confondibilità e della contraffazione, sono ritenute illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’essenza individualizzante che lo caratterizza. Per il marchio debole, bastano ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

Alla luce di quanto sopra,  è importante prestare attenzione alla scelta del vostro marchio: con la “dovuta” fantasia lo renderete unico, originale ed inconfondibile.

Avv. Maria Farinola

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Dopo aver illustrato in linea generale il concetto di marchio e la sua funzione, individuando anche quali segni possono essere registrati e tutelati come tali, concentriamoci ora sui requisiti che un marchio deve possedere per poter essere validamente registrato.

Capacità distintiva:  un segno ha capacità distintiva quando è atto a distinguere un prodotto e/o servizio da quello di altri imprenditori. Pertanto, il marchio non deve identificarsi con la denominazione generica del prodotto (es. marchio PENNA per contraddistinguere penne) e non deve presentare indicazioni descrittive, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. In caso contrario, il marchio  esprimerebbe una qualità o una natura del prodotto ed andrebbe di fatto a confondersi con il prodotto stesso. La capacità distintiva di un segno, inoltre, è elemento importante per tutelarne la difendibilità sul mercato, poiché anche da essa dipende la valutazione del rischio di confusione con segni identici e/o simili. In relazione al minore o maggiore grado di capacità distintiva si fonda la distinzione tra marchi forti e marchi deboli che avremo modo di approfondire nel prossimo articolo della rubrica.

Novità: è l’assenza sul mercato di un segno identico o simile che caratterizza già prodotti o servizi di altre imprese. Non necessariamente deve trattarsi di un marchio registrato, ma vi è difetto di novità anche nel caso  della presenza sul mercato di un marchio non registrato, un nome a dominio, un’insegna, una ditta o altro nome commerciale.  Al fine di agevolare la ricerca della novità nella creazione del logo/marchio, è importante utilizzare lo strumento della “ricerca di anteriorità” nelle banche dati ufficiali per valutare l’esistenza di marchi identici o simili già registrati da altri.

Liceità: non possono essere oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Le caratteristiche sopra indicate costituiscono requisiti di validità del marchio. Pertanto, è importante, quando si crea un marchio, tenere conto del fatto che il nome e il logo da scegliere possono influire proprio sulla validità dello stesso e, di conseguenza, sulla sua tutela: un marchio  carente dei fondamentali requisiti della capacità distintiva, della novità o della liceità è suscettibile di declaratoria di nullità.

Avv. Maria Farinola

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